W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („PWP„), która wprowadza istotne także z praktycznego punktu widzenia zmiany w systemie rejestracji i ochrony znaków towarowych. Jest to druga w ostaniem czasie zmiana PWP (poprzednia weszła w życie 1 grudnia 2015 r.), która zmierza do swoistej „prywatyzacji” prawa znaków towarowych polegającej na przesunięciu pewnych praw i obowiązków w zakresie „dbałości” o zarejestrowane znaki towarowe z Urzędu Patentowego RP („UP„) na właścicieli znaków.
Prawo do znaku towarowego powstaje w wyniku zarejestrowania danego oznaczenia przez UP. Rejestracja następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego, który musi wskazać swój znak (mogący najczęściej słowem, obrazem lub ujęciem słów w określonej ornamentyce) oraz towary i usługi, dla oznaczania których znak na służyć. W wyniku rejestracji znaku towarowego, jego właściciel staje się wyłącznie uprawniony do jego używania i oznaczania wybranych towarów i usług. Wyłączność ta wsparta jest uprawnieniem właściciela znaku towarowego do żądania, by inny podmiot, który zarejestrowany znak towarowy narusza, zaprzestał naruszeń, zapłacił odszkodowanie czy też wydał korzyści bezpodstawnie uzyskane z eksploatacji cudzego znaku towarowego. Co istotne, naruszeniem zarejestrowanego znaku towarowego jest nie tylko użycie oznaczenia identycznego, lecz także podobnego, dla oznaczenia podobnych towarów lub usług. Co więcej, w przypadku znaków o określonej pozycji rynkowej (znaków renomowanych), do ich naruszenia może dojść także wówczas, gdy inny podmiot używa znaku podobnego do zarejestrowanego dla zupełnie innych towarów lub usług.
Omawiana zmiana PWP dotyczy procesu rejestracji znaku towarowego. Dotychczas, po zgłoszeniu nowego znaku towarowego, UP przeprowadzał jego badanie na dwóch płaszczyznach.
Po pierwsze, UP sprawdzał, czy dane oznaczenie w ogóle może być znakiem towarowym i nadaje się do odróżniania towarów w obrocie, tj. badał tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji (np. wykluczając rejestrację oznaczeń, które dla danych towarów miały charakter opisowy).
Po drugie, UP sprawdzał tzw. przeszkody względne, co sprowadzało się m.in. do badania, czy w rejestrze znaków towarowych nie ma znaków wcześniejszych, należących do innych podmiotów i przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów. Jeżeli UP istnienie takich kolizyjnych znaków stwierdzał, wówczas odmawiał z urzędu rejestracji znaku późniejszego,
Praktyczny efekt był więc taki, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł oczekiwać, że jeżeli inny podmiot zgłosi do rejestracji późniejszy znak kolizyjny z jego znakiem, wówczas UP z urzędu i bez jego aktywności, odmówi jego zarejestrowania. Aktywność właściciela znaku towarowego na etapie rejestracji późniejszego znaku kolizyjnego była oczywiście możliwa (mógł on przedstawić tzw. uwagi do zgłoszenia znaku), lecz nie była warunkiem odmowy rejestracji późniejszego znaku towarowego, który UP uznał za kolizyjny. Gdyby zaś, mimo badania UP, doszło do rejestracji późniejszego znaku kolizyjnego, właściciel znaku wcześniejszego zachowywał prawa jego zwalczania (np. przez wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji).
Obecna zmiana PWP zupełnie zmienia powyższą konstrukcję. W jej wyniku UP nie będzie z urzędu badał, czy w rejestrze znaków towarowych figurują wcześniejsze oznaczenia kolizyjne. Z perspektywy zarządzania portfelem zarejestrowanych znaków towarowych ma to takie znaczenie, że jeżeli obecnie konkurent zgłosi oznaczenie kolizyjne z naszym oznaczeniem, to – w razie naszej bezczynności – UP znak kolizyjny zarejestruje, a nam pozostanie jedynie możliwość jego późniejszego unieważniania w osobnym postępowaniu.
Podstawową metodą przeciwdziałania rejestracji na rzecz innych podmiotów znaków towarowych, które naruszają nasze, wcześniejsze znaki jest wniesienie do UP sprzeciwu. Organizacyjnie istotnym jest, że UP publikuje każde oznaczenie, które zostało zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy w Biuletynie UP. Sprzeciw można wnieść w terminie 3 miesięcy od publikacji danego zgłoszenia. Mając na uwadze fakt, że liczba rocznie zgłaszanych do rejestracji w UP znaków towarowych oscyluje wokół 13.000, zapewnienie możliwości reagowania na kolizyjne zgłoszenia późniejszych oznaczeń przez zgłaszanie sprzeciwów wymagać będzie od właścicieli znaków towarowych prowadzenia systematycznego monitoringu zgłoszeń.
Ponadto, w porównaniu z dotychczasowym systemem, także samo postępowanie sprzeciwowi uległo istotnym z praktycznego punktu widzenia modyfikacjom.
Po pierwsze, znacznemu wzmocnieniu uległa zasada kontradyktoryjności poprzez wprowadzenie podobnej do występującej w procedurze cywilnej – sądowej prekluzji twierdzeń i dowodów. Spóźnione twierdzenia i dowody mogą być będą przez UP pomijane, zaś późniejszy wniosek o unieważnienie znaku towarowego oparty o te same podstawy faktyczne i prawne nie będzie mógł być skuteczny. Stąd dodatkowego znaczenia nabiera właściwa reprezentacja i staranność w prowadzeniu postępowania sprzeciwowego przez obie jego strony.
Po drugie, strony w toku postępowania sprzeciwowego mogą zawrzeć ugodę, która może polegać np. na wyrażeniu przez właściciela znaku wcześniejszego pisemnej zgody na rejestrację znaku późniejszego dla określonych towarów lub usług. W tym zakresie jest to kontynuacja zmian, które weszły w życie w grudniu 2015 r. a w ramach których wprowadzono do systemu prawnego instytucję tzw. „listów zgody”. Instytucja „listów zgody” wyszła naprzeciw zapotrzebowaniem obrotu. Przed omawianymi zmianami UP nie mógł zarejestrować podobnego znaku późniejszego na rzecz innego podmiotu, nawet jeżeli zgodę na taką rejestrację wyrażał właściciel znaku wcześniejszego. Wątpliwości dotyczyły nawet przypadków zgłaszania znaków towarowych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej i posługujące się wspólnymi elementami identyfikacji wizualnej. Obecnie, pisemna zgoda właściciela znaku wcześniejszego, nie tylko umożliwia rejestrację kolizyjnego znaku późniejszego na rzecz formalnie odrębnego podmiotu prawa, lecz także „chroni” znak późniejszy przed żądaniami jego późniejszego unieważnienia.
Abstrahując od obiektywnie uzasadnionej aprobaty dla wprowadzenia „listów zgody”, należy pamiętać o tej instytucji także w praktyce transakcyjnej oraz w procesach due dilligence. „List zgody” jest bowiem faktycznym ograniczeniem praw z zarejestrowanego znaku towarowego, dla którego wystarczy zwykła forma pisemna. Brak jest przy tym wymogu jego ujawniania w rejestrze znaków towarowych. W takiej sytuacji, przygotowując dokumentację transakcyjną nabycia portfela znaków towarowych czy też nabycia udziałów spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z istotnym wartościowo portfelem znaków towarowych, konieczne jest właściwe zaadresowanie w dokumentacji kontraktowej potencjalnych ryzyk.
Ignacy Janas - senior associate oraz członek zespołu sporów sądowych i prawa spółek / fuzji i przejęć (M&A) w Wolf Theiss w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończył także podyplomowe studium prawa własności intelektualnej. Od 2011 r. jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw spornych, reprezentując klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym także w arbitrażu międzynarodowym. Doradza również w sprawach związanych z własnością intelektualną, w tym w szczególności w prawie znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji.
Ignacy jest dostępny pod mailem: ignacy.janas@wolftheiss.com
